Marchi olfattivi: oggi si può?

Il presente contributo in tema di marchi olfattivi è tratto da “Manuale pratico dei marchi e dei brevetti” di Andrea Sirotti Gaudenzi.

I marchi olfattivi nella giurisprudenza europea

Meno fortuna hanno avuto i marchi olfattivi, nonostante il fatto che la dottrina abbia sottolineato l’idoneità dell’olfatto a trasmettere messaggi[1].

Con una pronunzia della Corte di Giustizia comunitaria (causa C-273/00 – Ralf Sieckmann)[2], si è affermato che, in virtù dell’art. 2 della direttiva 89/104/CEE sui marchi d’impresa, possono essere registrati tutti i segni riproducibili graficamente e adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Pertanto, per ottenere la registrazione di un marchio è indispensabile che il segno presenti la capacità di essere rappresentato graficamente e in modo completo ed inequivocabile. Infatti, la rappresentazione grafica deve permettere che il segno possa essere rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuato con esattezza.

La Corte di Giustizia non ha ritenuto sufficiente il deposito di un campione di un odore, dato che occorre rilevare che tale comportamento non costituisce una rappresentazione grafica ai sensi dell’art. 2 della direttiva 89/104/CEE (peraltro, il campione di un odore non è sufficientemente stabile o durevole). Inoltre, anche la descrizione dell’odore tramite formula chimica non è affatto in grado di soddisfare i requisiti di una rappresentazione grafica, in assenza del rispetto dei princìpi richiesti (chiarezza e precisione).

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La fattispecie del caso Ralf Sieckmann

Con ordinanza 14 aprile 2000, il Bundespatentgericht (Tribunale tedesco dei brevetti e marchi) aveva sottoposto alla Corte comunitaria due questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE.

Un soggetto aveva depositato un marchio presso il Deutsches Patent – und Markenamt per diversi servizi compresi nelle classi 35, 41 e 42 dell’Accordo di Nizza, che comprendono la pubblicità, la gestione di affari commerciali, l’amministrazione commerciale e i lavori di ufficio (classe 35), l’educazione, la formazione, il divertimento nonché le attività sportive e culturali (classe 41), la ristorazione (alimentazione), gli alloggi temporanei, i servizi medici, d’igiene e di bellezza, i servizi veterinari e di agricoltura, i servizi giuridici, la ricerca scientifica e industriale, la programmazione per computer ed i servizi che non possono essere classificati in altre classi (classe 42).

Nella rubrica del modulo di domanda denominata «Rappresentazione del marchio», prevista nell’art. 8, n. 1, del Markengesetz, e in conformità all’art. 2 della direttiva (disposizioni secondo le quali per poter costituire un marchio un segno dev’essere riproducibile graficamente) il soggetto aveva fatto riferimento ad una descrizione allegata alla sua domanda di registrazione di questo tenore: «Si richiede la registrazione del marchio per il marchio olfattivo, depositato presso il DPMA, relativo alla sostanza chimica pura metilcinnamato (= estere metilico di acido cinnamico), la cui formula di struttura viene riportata in appresso. Campioni di questo marchio olfattivo possono essere anche ottenuti tramite richieste ai locali laboratori elencati nelle pagine gialle della Deutsche Telekom AG o, ad esempio, tramite l’impresa E. Merck in Darmstadt. C6H5-CH = CHCOOCH3». Assieme alla domanda di registrazione, veniva presentato un contenitore con un campione olfattivo del segno e ha indicato a tal riguardo che l’odore viene comunemente descritto come «balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella».

Il Deutsches Patent und Markenamt respingeva la domanda di registrazione, adducendo perplessità in ordine all’idoneità del marchio oggetto della domanda ad essere registrato in base all’art. 3, n. 1, del Markengesetz e riguardo alla possibilità di effettuarne una rappresentazione grafica, così come richiesto dall’art. 8, n. 1. Una volta sottoposta la vicenda all’Autorità Giudiziaria competente, il Bundespatentgericht rilevava come – in linea di principio – anche gli odori potessero essere considerati segno distintivo d’impresa[3]. Tuttavia, ritenendo che l’art. 8, n. 1, del Markengesetz dovesse essere interpretato conformemente all’art. 2 della direttiva, il Bundespatentgericht ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte talune questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’art. 2 della direttiva dovesse essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d’impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente. Con la seconda questione, il Bundespatentgericht domandava se l’art. 2 della direttiva dovesse essere interpretato nel senso che, qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica siano soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi.

In ordine ai due punti, la Corte ha dichiarato: «1) L’art. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d’impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che esso possa formare oggetto di una rappresentazione grafica – in particolare mediante figure, linee o caratteri – che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.

2) Qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi»[4].

Il superamento problema della rappresentazione grafica

Ad ogni modo, si deve rilevare, per quanto attiene all’ordinamento nazionale, il problema della rappresentazione grafica del marchio olfattivo, che sembra essere stato l’ostacolo più difficile da superare per dare piena dignità all’importante risorsa[5].

In effetti, il problema della rappresentazione grafica dei segni (superato solo nel 2019) è sempre stato visto come un ostacolo insormontabile, di fronte all’esigenza espressa dalle imprese di ottenere tutela di fronte all’uso di mezzi nuovi, sempre più in linea con l’affermazione dei fenomeni connessi alle nuove tecnologie e alla convergenza dei media, in grado di condizionare gli strumenti di comunicazione commerciale e, anzi, ampliando di fatto il mercato in maniera esponenziale.

Come si è visto, per esempio, nel corso degli anni, hanno subìto alterne fortune i marchi tridimensionali[6], che spesso hanno incontrato i ben noti limiti legati alla forma del prodotto (limiti, peraltro, confermati dalla riforma).

Ebbene, sempre analizzando le criticità legate al «vecchio sistema», si deve segnalare che molto problematica è stata l’affermazione dei c.d. marchi «olfattivi», di fronte alle disposizioni vigenti sino a poche settimane fa. In ambito comunitario, la Corte di Giustizia, con la sentenza Sieckmann del 2002 evidenziò che i segni che non fossero di per sé suscettibili di essere percepiti visivamente potessero costituire marchi di impresa, ma a condizione che potessero essere oggetto di una rappresentazione grafica[7]. Questa sentenza è stata da molti ritenuta una sorta di «spartiacque» relativamente al deposito di un campione di un odore, in cui si rilevò che il deposito del campione non avrebbe potuto costituire una rappresentazione grafica ai sensi dell’art. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, dato che la Corte fece presente come il campione di un odore non fosse sufficientemente stabile o durevole[8]. Inoltre, la Corte ebbe a manifestare le proprie censure in relazione al fatto che – se una formula chimica, una descrizione verbale o il deposito di un campione di un odore non sarebbero stati in grado di soddisfare – singolarmente considerati – i requisiti di una rappresentazione grafica, neppure la combinazione di tali elementi avrebbe potuto rispondere a tali requisiti, in particolare a quelli di chiarezza e precisione richiesti dalle fonti ai tempi vigenti[9]. Quindi, la Corte giunse alle conclusioni che – dinanzi a un segno olfattivo – i requisiti di rappresentazione grafica non fossero affatto soddisfatti «attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi»[10].

Nel 2004, fu ritenuta ammissibile la domanda di registrazione per il marchio olfattivo «una nota di verde prato, di esperidio (bergamotto, limone), floreale (fiore d’arancio, giacinto) rosata, muschiata»[11]. Tuttavia, l’anno successivo il Giudice dell’Unione europea affermò che un segno olfattivo potesse essere registrato come marchio comunitario solo qualora ne fosse offerta «una rappresentazione grafica completa, precisa, oggettivamente intelligibile, tale da permettere che il segno potesse essere individuato con esattezza»[12]. Facendo riferimento alla precedente sentenza Sieckmann, la ricorrente sosteneva che fosse sufficiente che la rappresentazione grafica risultasse «non equivoca» e che non si rendesse necessario ricercare se tale rappresentazione potesse essere percepita in modo più o meno soggettivo dal consumatore. In particolare, la ricorrente cercava di valorizzare appieno il criterio della «soggettività» del segno olfattivo, evidenziando peraltro che un criterio relativo all’obiettività del segno non esistesse neppure per gli altri tipi di segni e non avrebbe potuto rappresentare un «punto decisivo» in relazione alla richiesta di registrazione dei segni olfattivi. Tuttavia, i Giudici di primo grado confermarono integralmente la decisione con cui l’UAMI aveva escluso la registrazione di un marchio olfattivo, con la motivazione che il segno olfattivo non solo non fosse idoneo a essere graficamente rappresentato (e fosse di conseguenza in contrasto con l’art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento), ma dovesse intendersi anche privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

Le difficoltà precedentemente riscontrate sembrano comunque oggi superabili alla luce della nuova disciplina.

Per continuare ad approfondire il tema marchi olfattivi leggi pp. 92 ss. del “Manuale pratico dei marchi e dei brevetti” di Andrea Sirotti Gaudenzi.

Manuale pratico dei marchi e dei brevetti

Questa nuova edizione dell’opera analizza in modo completo la disciplina dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzioni e modelli e degli altri diritti di privativa industriale, tenuto conto dei più recenti indirizzi giurisprudenziali e delle numerose novità legislative, in larga parte derivanti dalla necessità di adeguare il sistema nazionale alle disposizioni dettate dall’Unione europea. Il volume è aggiornato agli ultimi interventi normativi, che hanno modificato in maniera rilevante il codice della proprietà industriale. In particolare, vengono esaminati e commentati i seguenti testi normativi:– d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, in tema di segreti commerciali;– d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, che ha aggiornato la disciplina dei marchi commerciali;– d.l. 30 aprile 2019, n. 24 (c.d. «decreto crescita»), che ha apportato varie modifiche al codice, istituendo il «marchio storico» e introducendo nuove modalità di contrasto alla contraffazione. Ampio spazio è dato anche alle recenti disposizioni nazionali in tema di tutela brevettuale unitaria. Caratterizzato da un taglio sistematico e operativo, il testo affronta i principali temi legati alla proprietà industriale, esaminando le fonti nazionali, dell’Unione europea e sovranazionali. Ampio spazio viene dedicato alle strategie processuali utilizzabili in difesa dei diritti di privativa dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa. La trattazione approfondisce, inoltre, i fenomeni connessi alla Società dell’Informazione e alla tutela dei segni d’impresa in Internet, analizzando in maniera completa le fonti internazionali ed europee che hanno disciplinato la materia.   Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto Nazionale per la Formazione Continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, e “Codice della proprietà industriale” e “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati dadiverse testate. Collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.

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[1] S. Sandri, S. Rizzo, I nuovi marchi. Forme, colori, odori, suoni e altro, Ipsoa, Milano, 2002, pag. 87. Gli stessi autori rilevano che «le potenzialità dell’olfatto, come mezzo per interagire con la realtà che ci circonda, sono state fino ad oggi immeritatamente sottovalutate» (op. cit., pag. 89).

[2] Corte Giust., 12 dicembre 2002, causa C-273/00, Ralt Sieckmann contro Deutsches Patent, in Dir. economia, 2003, pag. 172.

[3] Così come indicato dall’art. 3, n. 1, del Markengesetz al fine di ottenere la registrazione.

[4] L’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer aveva presentato le sue conclusioni all’udienza della Corte del 6 novembre 2001, dichiarando: «1) l’art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa, richiede che un segno, per poter essere un marchio, debba avere carattere distintivo e poter essere riprodotto graficamente, in modo completo, chiaro, preciso e comprensibile per la generalità dei fabbricanti e dei consumatori; 2) Allo stato, gli odori non possono essere riprodotti graficamente nel modo indicato e, conformemente a quanto disposto nel menzionato articolo, non possono essere marchi».

[5] S. Sandri, S. Rizzo, op. cit., pag. 142.

[6] Ex pluribus: Trib. I grado CE, 5 marzo 2003 causa T-194/01, Unilever NV contro UAMI, in Dir. economia, 2003, pag. 541; Corte Giust., 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel KgaA contro UAMI, in Dir. ind., 2005, fasc. 3, pag. 257.

[7] Corte Giust., 2 dicembre 2002, causa C-273/00, Sieckmann contro Deutsches Patent und Markenamt, in Racc., pag. I-11737.

[8] Corte Giust., 2 dicembre 2002, causa C-273/00, Sieckmann contro Deutsches Patent und Markenamt, cit., § 71.

[9] Corte Giust., 2 dicembre 2002, causa C-273/00, Sieckmann contro Deutsches Patent und Markenamt, cit. § 72.

[10] Corte Giust., 2 dicembre 2002, causa C-273/00, Sieckmann contro Deutsches Patent und Markenamt, cit. § 73.

[11] CommissionedeiRicorsiUAMI,19gennaio2004, Institut pour la Protection des Fragrances contro UAMI, R-186/2000-4.

[12] Trib. I grado, 27 ottobre 2005, causa T 305/04, in Foro it., 2006, col. 454.