Confronto tra marchi: le opposizioni presentate in Italia ed in Giappone a sostegno del marchio “land rover”

Premessa

Un marchio, per poter ottenere tutela, non deve essere uguale o simile ad un altro già registrato da terzi. Ebbene, quando viene richiesta la registrazione di un marchio, il titolare del marchio anteriore uguale o simile, può opporsi alla richiesta di detta protezione in vari modi, primo fra tutti con l’opposizione dinanzi all’Ufficio competente (in Italia trattasi dell’UIBM: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). L’Ufficio preposto effettua dunque la comparazione tra i due marchi.

Vediamo in che cosa consiste detto esame.

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Manuale pratico dei marchi e dei brevetti Questa nuova edizione dell’opera analizza in modo completo la disciplina dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzioni e modelli e degli altri diritti di privativa industriale, tenuto conto dei più recenti indirizzi giurisprudenziali e delle numerose novità legislative, in larga parte derivanti dalla necessità di adeguare il sistema nazionale alle disposizioni dettate dall’Unione europea. Il volume è aggiornato agli ultimi interventi normativi, che hanno modificato in maniera rilevante il codice della proprietà industriale. In particolare, vengono esaminati e commentati i seguenti testi normativi:– d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, in tema di segreti commerciali;– d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, che ha aggiornato la disciplina dei marchi commerciali;– d.l. 30 aprile 2019, n. 24 (c.d. «decreto crescita»), che ha apportato varie modifiche al codice, istituendo il «marchio storico» e introducendo nuove modalità di contrasto alla contraffazione. Ampio spazio è dato anche alle recenti disposizioni nazionali in tema di tutela brevettuale unitaria. Caratterizzato da un taglio sistematico e operativo, il testo affronta i principali temi legati alla proprietà industriale, esaminando le fonti nazionali, dell’Unione europea e sovranazionali. Ampio spazio viene dedicato alle strategie processuali utilizzabili in difesa dei diritti di privativa dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa. La trattazione approfondisce, inoltre, i fenomeni connessi alla Società dell’Informazione e alla tutela dei segni d’impresa in Internet, analizzando in maniera completa le fonti internazionali ed europee che hanno disciplinato la materia.   Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto Nazionale per la Formazione Continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, e “Codice della proprietà industriale” e “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati dadiverse testate. Collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore. Andrea Sirotti Gaudenzi | 2019 Maggioli Editore 66.00 €  52.80 € Scopri di più

La comparazione tra marchi

Per verificare la sussistenza o meno della confondibilità tra due marchi, l’Ufficio competente, effettua, se ne sussistono le condizioni, i seguenti tre esami: confronto visivo, fonetico e concettuale.

• La comparazione visiva consiste nell’analizzare la sequenza di lettere e di sillabe (se trattasi di due marchi denominativi) o nel confrontare le immagini (se si tratta di marchi figurativi);
• invece il confronto fonetico riguarda il suono delle parole pertanto può essere effettuato solo per i marchi denominativi;
• infine l’esame concettuale concerne il confronto tra il significato dei marchi (anche in questo caso vale ovviamente solo per i marchi denominativi).

A seguito di questa analisi i marchi possono risultare essere identici, simili o dissimili

Due marchi sono identici se coincidono esattamente in tutti i loro elementi o se la differenza tra i due è talmente minima da risultare impercettibile agli occhi del consumatore medio.

Due marchi sono invece simili se rispecchiano il seguente principio espresso dalla sentenza C2517/1895: “La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, tenendo in considerazione, in particolare, gli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi”.

Due marchi sono infine dissimili se hanno solo un elemento in comune e questo è trascurabile in uno o entrambi i marchi, nel senso cha passano inosservati agli occhi del pubblico di riferimento.

A seguito dell’opposizione presentata dalla Jaguar Land Rover nei confronti del marchio “路虎” l’UIBM ha effettuato i suddetti confronti ed ha ritenuto non esserci somiglianza tra i due marchi.

Vediamo perché.

Il caso Land Rover versus “路虎”, in italia

Ebbene, con atto di opposizione, la società Jaguar Land Rover contestava la registrazione del marchio “路虎”sostenendo che il reale significato di tali ideogrammi non fosse quello allegato da controparte (“strada” e “tigre”) bensì proprio “land rover”.

Invero ciò è stato sostenuto dalla Land Rover in quanto la stessa aveva utilizzato detti ideogrammi proprio per identificarsi in Cina ed ha provato quanto sostenuto durante il procedimento.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha dunque effettuato l’esame visivo alla luce del quale ha sostenuto non esserci confondibilità tra i due segni, in quanto dissimili.

Diversamente l’esame fonetico e quello concettuale non sono stati effettuati in quanto l’UIBM li ha ritenuti impossibili poiché il consumatore medio italiano non è in grado di pronunciare l’ideogramma cinese e nemmeno di comprenderne il significato.

Si è giunti a questa decisione nonostante la Land Rover avesse sostenuto che in Italia risiede una comunità cinese molto numerosa che potrebbe confondere i due marchi. L’UIBM ha ritenuto che nonostante vi sia un numero elevato di cinesi, detta popolazione sia concentrata solo in alcune aree della penisola tuttavia la domanda di registrazione del marchio è territoriale, quindi è destinata a produrre effetti in tutto il territorio italiano.

Per tali ragioni l’UIBM ha considerato come pubblico di riferimento solo quello italiano che, in linea di massima, non conosce la lingua cinese quindi non sa identificare l’ideogramma contestato.

L’opposizione è pertanto stata respinta dall’Ufficio ed il marchio “路虎” è stato registrato in Italia dalla China Depend Limited pur significando “Land Rover”.

Il caso Lang Rover in Giappone

Nel 2019 la Jaguar Lang Rover ha perso l’opposizione per il suo noto marchio anche in Giappone contro il seguente marchio.

L’azienda ha sostenuto esserci delle somiglianze rilevanti tra i due marchi, sia per l’immagine riprodotta sia per la prime tre lettere del segno distintivo, tuttavia l’Ufficio giapponese non è stato della medesima idea ritenendo non esserci confondibilità tra i due marchi.

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