La contraffazione di un brevetto per equivalenti: sentenza della cassazione civile numero 2977, anno 2020

Si premette un breve inquadramento teorico e normativo:

1. I diritti esclusivi:

Partiamo dal presupposto che il titolare di un brevetto concesso vanta dei diritti esclusivi sullo stesso, disciplinati dalle seguenti norme:

• Articolo 66 del codice della proprieta’ industriale:

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio.

In particolare, si legge nella norma, il brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo di vietare a terzi, salvo il consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto o il procedimento oggetto del proprio brevetto.

• Altri riconoscimenti normativi:

Questi diritti di esclusiva trovano riconoscimento anche nella definizione precisata dall’articolo 1 del Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali nonché  dall’articolo 2584 del Codice Civile.

Trattasi di una privativa industriale che si configura come diritto assoluto di godimento e sfruttamento monopolistico dell’invenzione.

Ebbene, l’esclusiva vantata dal titolare del brevetto deve essere rispettata dai terzi altrimenti questi si rendono responsabili di contraffazione.

2. La contraffazione di un brevetto può essere di due tipi: letterale o per equivalenti

• La contraffazione letterale sussiste quando un soggetto terzo realizza un’invenzione che ha tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto.
• Diversamente, la contraffazione per equivalenti – che ai fini di questo scritto più interessa – sussiste quando un soggetto terzo realizza una soluzione molto simile a quella brevettata.

Quest’ultima teoria consiste in una regola di interpretazione brevettuale secondo la quale un prodotto o un procedimento, anche se diverso formalmente dall’invenzione brevettata, può essere equiparato a quest’ultima e quindi ricondotto nell’ambito di protezione della privativa.

Il fine della teoria degli equivalenti è quello di tutelare i diritti del titolare garantendogli una protezione effettiva quindi non subordinata alla riproduzione integrale e letterale di tutti i singoli elementi dell’invenzione.

• Premettendo, per completezza espositiva, che l’ articolo 52 del Codice della Proprietà industriale definisce le rivendicazioni del brevetto, chiarendo che nelle stesse viene indicato ciò che si intende debba formale oggetto del brevetto. Ci si sofferma sul comma 3 bis dell’articolo 52 del C.P.I. che disciplina la teoria degli equivalenti.

In questa norma si legge invero che per determinare l’ambito di protezione conferita dal brevetto bisogna tenere conto di ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

A questo punto, analizzare la recente sentenza che segue può essere utile a capire quando può configurarsi un’ipotesi di contraffazione per equivalenti.

3. Il caso: sentenza della cassazione civile, sezione i,  numero 2977/2020

Trattasi di una questione giunta fino in Cassazione che ha visto porre a confronto un brevetto italiano e il relativo brevetto europeo in estensione concernente il “Processo di impianto per l’esternazione e concentrazione del tannino di legno e altri prodotti” e la domanda di brevetto, di parte convenuta, dal titolo “Procedimento per estrarre e raffinare il tannino“.

Parte attrice ha richiesto di accertare, tra le altre, la nullità della domanda di brevetto di parte convenuta per mancanza di novità, nonché la sussistenza di contraffazione e di concorrenza sleale nei confronti del proprio brevetto.

Ebbene, rileva per il presente scritto la decisione presa dalla Corte d’Appello prima e dalla Cassazione Civile poi, circa la possibilità di ravvisare un’ipotesi di contraffazione per equivalenti di detta invenzione.

A tal proposito vediamo che secondo la Corte d’Appello non sussisteva nel caso di specie la contraffazione per equivalenti in quanto vi era una caratteristica essenziale dell’invenzione atta a differenziare il trovato della tecnica nota. (E’ stata quindi riformata la sentenza di primo grado laddove aveva dichiarato nullo il brevetto della convenuta per mancanza di novità).

La Corte di Cassazione è invece arrivata ad una decisione completamente differente. Vediamola:

La massima

Invero, a sensi del sopra menzionato articolo 52 comma 3 bis del D.Lgs. numero 30 del 2005, così modificato dal D.Lgs. numero 131 del 2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto deve seguire il ragionamento qui riportato. Non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e quindi deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni.

Per far ciò il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca invero se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice, si legge ancora nella sentenza, non può invece attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l’analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

Ebbene, nel caso qui menzionato, i Supremi Giudici hanno cassato la sentenza d’appello che nell’accertamento della contraffazione aveva anche valorizzato il comportamento tenuto in sede amministrativa dal presentatore della domanda di brevetto.

Principio giurisprudenziale di matrice tedesca

La Cassazione in questo caso ha seguito un principio di matrice tedesca di natura giurisprudenziale, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l’ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

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