La tutela del marchio offerta dal Codice della proprietà industriale

Il marchio rappresenta il segno distintivo che per eccellenza è collettore di clientela, capace di attirare l’attenzione del consumatore e di differenziare il prodotto realizzato dall’imprenditore e messo sul mercato. Il marchio assolve allo stesso tempo una duplice funzione, ovvero a) una funzione distintiva (giuridica), di individuazione della sottoclasse all’interno di una categoria più ampia di prodotti o servizi (ad es. distinzione di una utilitaria realizzata da una casa automobilistica dalle altre vetture commercializzate dall’azienda); e b) una funzione di garanzia qualitativa (economica), che stimola il produttore a mantenere un elevato standard qualitativo nella realizzazione dei prodotti messi sul mercato, in modo da non deludere le aspettative del consumatore fidelizzato che, alla luce del selling power (accreditamento) conseguito dal segno, sarà portato ad aver fiducia nelle qualità del bene precedentemente consumato in modo soddisfacente.

 

Il codice della proprietà industriale fornisce una definizione del marchio andando ad elencare i presupposti necessari affinché vi sia una valida registrazione, secondo quanto indicato dall’art. 7 D. lgs. n. 30/2005 – Oggetto della registrazione – secondo cui: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare”.

 

Dalla lettura della disposizione emerge chiaramente l’intento del legislatore di fondare la disciplina del marchio sulla c.d. identità distintiva, ovvero sulla capacità del segno di distinguere il bene su cui è impresso da altri prodotti presenti e futuri, risultando così idoneo ad ingenerare nella mente del consumatore l’associazione di idee prodotto-imprenditore.

Premesso che l’esclusiva sull’utilizzo del marchio può nascere, a determinate condizioni e con un’efficacia dimidiata, anche con il mero uso dello stesso protratto nel tempo (c.d. marchio di fatto), l’imprenditore può vantare un’esclusiva sull’utilizzo del segno in seguito alla registrazione presso l’Ufficio Brevetti e Marchi (con una registrazione valida sul territorio italiano ma che può essere richiesta anche a livello europeo o internazionale ai relativi uffici competenti): ne deriva che la mera creazione del marchio non fa sorgere automaticamente alcun diritto su di esso, per cui si richiede almeno l’apposizione del segno sul prodotto poi messo in circolazione.

Per essere validamente registrato, il marchio deve soddisfare quattro requisiti:

Capacità distintiva del marchio (Art. 13 C.P.I.)

La capacità distintiva è un requisito in re ipsa, ricavabile dalla definizione stessa di cui all’art.7 in termini di idoneità distintiva del segno, e si presenta come requisito dinamico, ovvero non presente sempre nella stessa misura nella vita commerciale del segno, rappresentando dunque un presupposto in fieri condizionato al recepimento del marchio da parte del consumatore. Questa operazione logica appare più chiara con un caso che si è manifestato nella prassi, con riguardo alla testata giornalistica “Il Giornale” che, pur presentandosi alle origini con un nome assolutamente generico e non distintivo, ha acquisito col tempo una capacità distintiva presso i consumatori, risultando idoneo a creare l’associazione di idee segno-prodotto-imprenditore, e acquisendo tale capacità dunque solo in via sopravvenuta (si parla con riguardo a questo fenomeno di riabilitazione del marchio) proprio per effetto dell’accreditamento conquistato sul mercato. In alcuni casi, inoltre, il marchio acquisisce un accreditamento commerciale tale da risultare, nella mente del consumatore, sinonimo del prodotto stesso (si pensi ad es. alla biro, al nylon, al cellophan, prodotti che col tempo hanno acquisito di fatto il nome dell’azienda che li produceva proprio grazie al selling power conseguito), divenendo dunque termine generico per l’intera categoria merceologica: quando avviene tale fenomeno, che prende il nome di “volgarizzazione del marchio”, questo perde la sua capacità distintiva, senza che ne derivi un effetto negativo per il produttore (in quanto in questi casi il prodotto ha acquisito un enorme accreditamento commerciale), che potrà comunque attivarsi al fine di escludere i terzi dall’utilizzo del marchio di cui detiene l’esclusiva (ad es. la casa farmaceutica Bayer con riguardo all’Aspirina, divenuta ormai sinonimo di tutti i prodotti a base di acido acidilsalicilico), impedendo che altri imprenditori adoperino il marchio tramite l’esperimento delle azioni giudiziarie idonee a reprimere l’indebito sfruttamento della denominazione altrui.

• Novità del marchio (Art. 12 C.P.I.)

Il marchio per poter essere validamente registrato non deve essere identico o simile ad altri segni antecedenti apposti su prodotti identici o affini: si impone in questo caso un doppio livello di valutazione, sia della somiglianza tra marchi, sia della somiglianza dei prodotti o servizi a cui il marchio si riferisce. Il marchio non può riprodurre il medesimo segno grafico già presente sul mercato sia in termini di assoluta sovrapponibilità nelle parti principali e in quelle secondarie (es. la pirateria) sia in termini di mera somiglianza, ovvero di riproduzione a ricalco delle sole parti principali di un marchio già esistente con una divergenza apprezzabile solo nelle parti secondarie: l’Ufficio Brevetti e Marchi è chiamato dunque ad una valutazione assai complessa, operata caso per caso, e che viene ad essere effettuata mediante un triplo test, da affrontarsi in via progressiva. Questo test si compone:

• a) di un esame visivo (prima fase) circa la somiglianza tra i due segni, secondo un’operazione che risulta determinante specialmente per i marchi denominativi o figurativi;
• b) di una verifica circa la somiglianza dal punto di vista fonetico tra i due marchi (e in questo caso sarà ravvisabile una somiglianza ad es. tra la celebre azienda Nike e un produttore che decida di realizzare calzature sportive a marchio Naik, avente la medesima pronuncia in italiano);
• c) di una valutazione circa la somiglianza dal punto di vista logico-concettuale tra i due segni (si pensi all’utilizzo del marchio denominativo Puma rispetto al ben più celebre logo dell’omonima azienda).

L’integrazione di uno solo di questi profili esclude la novità del segno e dunque la sua registrabilità. Per questo motivo non assumono valore giuridico i c.d. disclaimer, ovvero le avvertenze apposte sul prodotto al di fuori del marchio circa la non riferibilità dello stesso all’azienda più nota, che non vanno dunque in alcun modo a scriminare la condotta contraffattoria posta in essere dall’imprenditore.

Il secondo livello di valutazione in ordine alla novità attiene invece non al segno ma al prodotto su cui il marchio viene ad essere apposto, con una disciplina che va a sanzionare i soli casi in cui si vadano ad apporre marchi identici o simili su prodotti identici o affini, configurando dunque un’esclusiva derivante dal segno circoscritta alla sola categoria merceologica. Una tutela extramerceologica è prevista esclusivamente a favore del marchio notorio, avente una rinomanza tale da essere universalmente conosciuto (ad es. non sarà possibile produrre salumi a marchio Gucci), essendo prevista per proteggere il logo dall’indebito sfruttamento altrui (con un imprenditore di un altro settore che adopera il marchio notorio per far ingenerare nel consumatore una presunzione di identica garanzia qualitativa) ma anche il produttore dal pregiudizio derivante dalla presenza di una linea di produzione dequalificante avente lo stesso nome del marchio notorio: si ha dunque la previsione da parte del legislatore di un vero e proprio trattamento di favore riservato al marchio notorio.

 

• Liceità del marchio (Art. 14 C.P.I.)

Il codice di proprietà industriale riprende anche il concetto di liceità, che esplica la sua portata a livello interdisciplinare, richiedendo la non contrarietà del marchio a norme imperative, ordine pubblico e buon costume: il segno distintivo dunque non può essere contrario a precetti di legge o all’ordine pubblico, non potendo ad es. recare scritte o disegni simbolici che rimandino direttamente a esperienze storiche nefaste (e in questo senso, ad es. non saranno registrabili come marchi quei segni che rievochino inequivocabilmente l’esperienza nazifascista). Anche la liceità viene conformata dal legislatore quale parametro dinamico grazie al riferimento al buon costume, elemento inscindibilmente legato alla morale corrente in quanto emerge da una valutazione effettuata caso per caso dall’interprete improntata allo “spirito dei tempi”, andando solitamente ad allentare la rigidità della valutazione: e in quanto parametro dinamico ne deriva che anche la liceità può essere acquistata o venire a mancare in via sopravvenuta (si pensi all’intervento di una norma che renda il marchio registrato illecito). Sono in ogni caso vietati quei marchi che rimandino a segni o icone inequivocabilmente ricollegati a partiti politici, anche del passato, secondo una previsione che mira ad evitare che vi sia una commistione tra la destinazione commerciale del segno distintivo d’impresa e il messaggio politico a cui il simbolo rimanda.

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Non decettività del marchio

Si impone ai fini della registrazione che il marchio non risulti ingannevole in ordine alla provenienza geografica del prodotto, alla natura dello stesso o alla sua qualità: fermandoci a questa definizione sembrerebbe che il marchio debba sempre e comunque trasmettere un messaggio veritiero. In realtà il legislatore ha conformato tale requisito intendendo piuttosto escludere la registrabilità di quei marchi che rechino informazioni ingannevoli senza richiedere necessariamente che queste debbano corrispondere a verità. Con riguardo alla provenienza geografica il legislatore è andato a vietare quei segni che facciano riferimento ad una determinata località a) senza essere stati prodotti in quel luogo, e b) al solo scopo di far scattare una presunzione di garanzia qualitativa circa lo standard del prodotto contraddistinto nella mente del consumatore (si pensi ad es. ad un vino prodotto in altre zone e che rechi la denominazione Chianti, secondo un’operazione funzionale a ingenerare il meccanismo presuntivo descritto): si impone in questi casi la corrispondenza tra luogo di produzione e luogo rimandato, detto anche nome toponimico, secondo un ragionamento che non vale per quei prodotti aventi un marchio recante un’indicazione geografica (non corrispondente al luogo di produzione) di un luogo non celebre per quella categoria merceologica, e dunque non tale da ingenerare la presunzione di garanzia qualitativa (si pensi ad es. ad un ipotetico “Chinotto Cortina” realizzato in realtà in Toscana, marchio comunque registrabile in quanto la località rimandata non è celebre per la produzione di bibite analcoliche). Il medesimo principio vale anche per la natura e le qualità del prodotto, per cui qualora il segno distintivo riproduca materie prime o qualità intrinseche del prodotto, è necessario che tali informazioni non siano ingannevoli, ovvero non tali da modificare il comportamento economico del consumatore proprio in relazione alla qualità (non veritiera) rimandata: un caso celebre è quello della carta igienica Cotonel, avente un marchio che presentava profili di decettività in quanto il prodotto era realizzato con la medesima tipologia di materia prima di altri prodotti analoghi (e dunque non qualificante solo quel prodotto) ma il marchio rimandava a una materia prima differente, il cotone, che poteva risultare elemento determinante nella formulazione della scelta d’acquisto del consumatore. Anche il requisito della decettività deve essere apprezzato in senso dinamico, in quanto questo profilo può emergere o venire meno anche in via sopravvenuta (ad es. iniziando effettivamente a produrre carta igienica in cotone oppure modificando la materia prima rispetto a quella rimandata dal marchio registrato).

Il risarcimento del danno da contraffazione

La disciplina del marchio si conclude con le previsioni normative in punto di risarcimento del danno da contraffazione: pur essendo la contraffazione formalmente definita come violazione di un diritto titolato (ovvero nascente da registrazione) di privativa industriale, la normativa in questione riguarda anche quelle violazioni che riguardano il diritto nascente dall’uso del marchio, nonché del diritto di brevetto.

La regolamentazione del codice della proprietà industriale ha offerto dei criteri di determinazione del danno risarcibile prodotto nei confronti del titolare del marchio: l’illecito contraffattorio (avente una rilevanza non solo civile ma anche penale), laddove vada a causare un danno patrimoniale al titolare del segno, fa sorgere in capo al danneggiato un diritto al risarcimento del danno (ex art. 2043 c.c.). Tuttavia nell’ipotesi descritta le categorie privatistiche del danno patrimoniale comportavano significative problematicità in ordine alla quantificazione dello stesso, non tanto con riguardo al danno emergente, ovvero la perdita patrimoniale, quantificata nel costo sostenuto dall’imprenditore per il lancio del marchio (la somma tra costo di registrazione e costo degli investimenti pubblicitari), quanto piuttosto rispetto al lucro cessante, ovvero il mancato guadagno. Ai fini dell’individuazione della somma oggetto del risarcimento infatti si veniva a calcolare il lucro cessante facendo riferimento 1) al volume d’affari del contraffattore, secondo un’impostazione criticata in quanto individuava un’equivalenza tra perdita di uno e guadagno dell’altro, che non necessariamente è frutto esclusivo di una condotta contraffattoria, andando così a rompere quel legame eziologico secondo il quale si risarcisce solamente la conseguenza necessaria e diretta dell’illecito (e critiche ulteriori possono essere formulate in relazione al fatto che la contraffazione determina uno sviamento di clientela minimo, in quanto gli acquirenti del prodotto contraffatto non avrebbero comunque acquistato il prodotto originale); oppure 2) alla contrazione del volume d’affari dell’imprenditore in seguito alla consumazione della contraffazione, secondo un criterio ritenuto anch’esso non soddisfacente in quanto si andrebbero così ad imputare automaticamente al contraffattore anche quelle diminuzioni del volume d’affari del contraffatto derivanti da fattori differenti rispetto all’illecito, finendo così per configurare un’ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del contraffattore.

Per ovviare a tali inconvenienti, l’art.125 del codice della proprietà industriale ha individuato per la prima volta dei criteri di risarcibilità, andando a superare la prassi giurisprudenziale della determinazione di un risarcimento in via equitativa mediante l’individuazione di una cifra forfettaria a carico del danneggiante: la norma tuttavia non appare di facile interpretazione in quanto il legislatore ha positivizzato per la prima volta dei profili innovativi rispetto alla nostra tradizione giuridica.

“Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

Pertanto, la liquidazione del lucro cessante, è effettuata in forma di:

• 1) Royalty virtuale, per cui il contraffattore sarà tenuto a versare all’imprenditore contraffatto le royalties che avrebbe dovuto pagargli per lo sfruttamento del marchio qualora avesse concluso un regolare contratto di licenza, con una quantificazione delle stesse effettuata per mezzo di un’indagine di mercato.
• 2) Retrocessione degli utili, per cui il danno viene ad essere quantificato nella somma degli utili percepiti dal contraffattore nel tempo di consumazione del reato e che questi dovrà versare in favore dell’imprenditore contraffatto.

Il legislatore ha dunque positivizzato un criterio criticabile a livello privatistico, in quanto prescinde, nell’individuazione di un’ipotesi di responsabilità civile, dalla verifica di un nesso di causalità. Alla luce di queste considerazioni alcuni autori hanno ritenuto che mediante tale fattispecie il legislatore abbia introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una figura tipica degli ordinamenti di common law, ovvero i c.d. punitive damages, il danno punitivo, che consiste in una sanzione a carico del contraffattore per il solo fatto che questi abbia commesso l’illecito e a prescindere dal pregiudizio economico causato al danneggiato, testimoniando la volontà del legislatore italiano di contrastare un fenomeno che rappresenta una piaga storica dilagante nel mercato italiano tramite una sanzione che obbliga il contraffattore all’integrale versamento del guadagno percepito nel tempo della consumazione, compresi quegli utili derivanti da linee di produzione sulle quali non abbia impresso il marchio contraffatto.

La tutela inibitoria e le sanzioni civili, penali e amministrative

Una volta accertata la violazione del codice della proprietà industriale, con sentenza il giudice può disporre l’inibitoria della produzione, distribuzione, commercializzazione e uso delle cose oggetto della violazione, fissando allo stesso tempo un importo dovuto dall’azienda sanzionata per ogni violazione successiva e/o ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Lo stesso art. 124 del codice della proprietà industriale individua sanzioni civili, quali il trasferimento della proprietà delle cose al titolare del diritto di marchio, la distruzione delle stesse, o ancora il sequestro delle cose e successiva vendita, con aggiudicazione del prezzo in favore del titolare, salvo in ogni caso il diritto dello stesso al risarcimento del danno.

Inoltre, l’art. 127 del codice della proprietà industriale, in punto di sanzioni penali e amministrative:

• riconduce entro l’ambito di applicazione dell’art. 372 c.p. (delitto di falsa testimonianza) le ipotesi di mancata risposta alle domande del giudice senza giustificato motivo e di falsa testimonianza dell’imprenditore, con applicazione della relativa pena (reclusione da due a sei anni), ridotta della metà (da uno a tre anni di reclusione);
• punisce con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,65 a Euro 516,46 l’apposizione sul bene di indicazioni idonee a far presumere l’esistenza di un marchio che lo tuteli;
• punisce con sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 2.065,83, salvo che il fatto non costituisca reato, l’utilizzo di un marchio registrato in seguito all’intervento di una dichiarazione di nullità della registrazione per illiceità del marchio.

 

I casi di uso lecito di marchio altrui

Premesso che, come noto, il diritto di esclusiva conferito dal marchio si esplica sia in un potere di utilizzo in posizione di monopolio del segno sia in uno ius excludendi alios dal suo utilizzo, al di là dei limiti negoziali individuati dalla stipulazione di un contratto di licenza, esistono anche limiti legali all’esclusiva, ovvero degli spazi in cui è possibile trovare un utilizzo lecito del marchio altrui:

• 1) Utilizzo del nome proprio di persona (art. 21, comma 1, C.P.I. e art. 30, comma 2, C.P.I.), per cui il suo titolare non potrà essere privato del diritto di adoperare il proprio nome nell’esercizio della propria attività commerciale, non potendo tuttavia adoperarlo con le stesse funzioni e destinazioni di colui che l’abbia precedentemente registrato: pertanto il titolare del nome proprio non potrà registrare come marchio il suo nome per contraddistinguere prodotti identici o affini rispetto a quelli già contraddistinti da un marchio che adoperi il suo nome.
• 2) Uso privato e non commerciale del segno (artt. 42, comma 1, lett. a e 68, comma 1, lett. a, C.P.I.), che non va a integrare una contraffazione, ovvero una violazione di un diritto titolato di privativa industriale, o una violazione di diritto altrui, ovvero di un diritto di marchio in capo a un soggetto che non abbia registrato il segno, non manifestando neppure una potenzialità confusoria per il consumatore.

Accanto a queste ipotesi legali la giurisprudenza ha individuato altri due ambiti di uso lecito di segno altrui con riguardo:

• 3) ai pezzi di ricambio adattabili a prodotti originali, per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia UE che, con riguardo alle lamette ricaricabili del rasoio Gillette realizzate da altri imprenditori che producono solo pezzi di ricambio, ha sancito la liceità della condotta di questi ultimi di apporre il marchio altrui sulle confezioni dei propri pezzi di ricambio; e
• 4) all’uso di marchi altrui per finalità meramente suggestive, non andando a configurare una violazione del diritto di marchio laddove ad es. un albergatore, nell’ambito di uno spot per pubblicizzare il proprio servizio, ponga davanti all’ingresso della struttura auto recanti marchi di gran pregio (ad es. Ferrari, Lamborghini, Maserati) per suggerire la lussuosità del servizio offerto, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione data l’assenza di una potenzialità confusoria o di un agganciamento, dato che il servizio in questione appartiene a una categoria merceologica del tutto differente.

Infine, un’ultima ipotesi di uso lecito del segno altrui si ha nel caso del marchio altrui impresso su prodotti aventi una finalità meramente ludica (si pensi ad es. a modellini di automobili), che non manifestano una potenzialità confusoria verso il consumatore e rispondono ad una finalità del tutto differente rispetto al prodotto contraddistinto dal marchio, non essendo necessaria anche in questo caso alcuna autorizzazione da parte del titolare del diritto di marchio ai fini della commercializzazione di tali prodotti.

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