Trasferimento del marchio

Il problema del trasferimento del marchio fu affrontato secondo ottiche diverse nelle varie leggi emanate. Nella legge del 1868 venne affermata l’instrasferibilità del marchio singolo senza l’azienda, ma, nella successiva legge sui marchi del 1934, prevalse la tesi di coloro che affermavano l’autonomia del marchio rispetto all’azienda.

Per questa teoria il punto di riferimento del marchio non è tanto l’impresa o l’azienda quanto un determinato prodotto. L’acquirente del marchio doveva avvalersene esclusivamente per contrassegnare prodotti eguali od equivalenti a quelli precedentemente segnati.

La legge del 1934 non ebbe applicazione e venne sostituita dal testo della legge speciale sui marchi del 1942 e dal C.C. del 1942 in cui nell’art.2573 si ribadiva la regola del 1868 per cui il marchio era trasferibile esclusivamente con la azienda. Ma l’art. 2573 apporta una profonda modifica alla precedente legislazione in quanto il diritto al marchio può essere trasferito anche con un ramo particolare dell’azienda, oltreché con l’azienda nel suo complesso.

In primo luogo il marchio ceduto deve essere inerente alla produzione del ramo dell’azienda ceduto. In secondo luogo, affinché si possa avere un ramo particolare, è necessario che si abbia una pluralità di lavorazioni fra loro eterogenee, se ci si trova di fronte ad una impresa industriale, oppure che si abbia una pluralità di non omogenei esercizi di vendita, se si tratta invece di una impresa commerciale.

Ma affinché la nozione di ramo particolare dell’azienda abbia valore occorre che i prodotti, inerenti a quel ramo, siano muniti di marchi speciali, loro propri. Ne consegue che i marchi generali possano essere trasferiti soltanto con tutta l’azienda e non con un ramo.

Per i marchi speciali occorre tenere presente che, come solitamente accade, non abbiano elementi in comune con tutti gli altri marchi dell’impresa, perché in tal caso il marchio trasferito dovrà essere variato al fine di differenziarlo.

In terzo luogo occorre determinare quali elementi o valori aziendali debbano essere concretamente trasferiti perché si abbia una cessione di ramo particolare d’azienda. A tal fine è essenziale che siano inclusi nell’oggetto del negozio i coefficienti individuanti di un suo ramo particolare dell’azienda.

Potrà, dunque, ammettersi, in singole speciali fattispecie, che il passaggio di una ricetta, di un segreto di fabbricazione, di un brevetto d’invenzione, particolarmente se accompagnato dall’obbligo del cedente di astenersi da produzioni identiche od analoghe, esaurisca e validamente concreti la cessione di un ramo d’azienda con il relativo marchio.

Coordinamento fra l’art. 2573 e l’art. 15 l.m.

Oltreché sull’art. 2573 C.C. la disciplina legislativa del trasferimento del marchio si fonda sull’art.15 della legge sui marchi. Secondo taluni scrittori le due norme sarebbero in contrasto fra loro, in quanto l’art. 15 imporrebbe una normativa più rigida vietando il trasferimento isolato a titolo non esclusivo del marchio a differenza del più liberale art. 2573 in cui si parla esclusivamente di trasferimenti vietati di marchi a titolo esclusivo isolati e inoltre taccerebbero l’art. 15 di incostituzionalità.

Tale differenza è solo apparente in quanto il marchio è concepito essenzialmente e soltanto come un diritto di esclusività (art. 2569). Questo carattere del marchio si ricollega alla sua funzione discriminatrice, ossia se è usato in modo esclusivo. Perciò la espressione dell’art. 2573 “diritto esclusivo all’uso del marchio” è sinonimo di “diritto di marchio”.

L’inciso del 1° comma dell’art. 15 legge speciale “a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l’uso di e a titolo esclusivo” non ha valore innovatore, ma tende, più semplicemente a chiarire l’esatto contenuto dell’art. 2573, in quella parte che si riferisce al trasferimento di un marchio inerente a un ramo particolare dell’azienda.

Si è voluto eliminare ogni possibile dubbio sulla facoltà del cedente di utilizzare il marchio trasferito escludendolo espressamente.

Anche per quanto riguarda la costituzionalità o meno dell’art. 15 l.m. il problema viene a cadere non essendovi contrasto con l’art. 2573 del Codice civile. Ma anche a prescindere da questo non vi è incostituzionalità del succitato articolo.

Il Franceschielli ricorda anzitutto che il RDL del 1939 disponeva nell’art. 1 l’attuazione progressiva del decreto del 1934 e nell’art. 2 differiva a tempi successivi l’attuazione di alcuni articoli, fra questi non rientrava l’art. 84 sulla libera trasferibilità dei marchi. Ed ecco, secondo il Franceschielli, l’incostituzionalità dell’art. 15 l.m. in contrasto con il decreto del 1939. Ma egli dimentica che l’atto di emanazione del testo legislativo del 1942 aboliva la precedente legislazione sull’argomento, cosicché il decreto del 1934 giuridicamente non esisteva più.

Intrasferibilità di un marchio con prospettiva di azienda

La legge speciale nell’art. 22 sembra ritenere impossibile la brevettazione di un marchio se non esiste precedentemente l’azienda, ma la dinamica degli affari ha fatto sì che la giurisprudenza, interpretando la legge, ammettesse la brevettazione del marchio anche quando esista soltanto la prospettiva dell’azienda.

Quanto detto mostra l’intrasferibilità del marchio finché l’azienda effettivamente non sorga, infatti il marchio è protetto esclusivamente sotto un profilo strumentale, ossia come elemento di distinzione fra i prodotti e non come opera dell’ingegno in relazione alle sue qualità artistiche o tecniche. Se entro tre anni l’azienda non si costituisce ed il marchio non è utilizzato si avrà decadenza del brevetto (art. 42 c. 1 l.m.), che potrà aversi anche prima se il richiedente del brevetto abbia desistito dalla creazione dell’azienda.

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Commento del 2° comma art. 15 l.m.

Può accadere che un imprenditore rilevi un’azienda dal marchio rinomato ed approfitti del prestigio che tale contrassegno gode presso il pubblico per smerciare prodotti di pessima qualità o di altro genere.

Ad evitare il contrabbando di merce deprezzata e scadente sotto marchi celebrati e stimati è stato elaborato il 2° comma dell’art. 15 l.m., il quale vincola l’uso del marchio ad un livello qualitativo identico a quello precedente alla cessione. Questo anche in omaggio al principio della verità.

Comunque, quanto detto, non comporta impedimento all’imprenditore di portare miglioramenti al prodotto. Se l’acquirente dell’impresa e quindi del marchio, non adempie quanto prescritto, tutti i concorrenti potranno giudizialmente invocare la decadenza, a carico del responsabile, del brevetto di diritto di marchio.

Marchi nell’affitto e nell’usufrutto di azienda

Anche in questi casi si ha, come nelle ipotesi di cessione di azienda, successione nell’impresa. Ma a differenza della cessione dove l’acquirente può rinunciare formalmente al marchio o lasciarlo decadere, in questi casi l’utilizzazione del marchio è un obbligo, rigoroso e preciso, per l’imprenditore affittuario o usufruttuario. Infatti è suo dovere mantenere intatta l’efficienza e il prestigio dell’organizzazione aziendale ed in questa rientra il marchio.

Commento del 2° comma art. 2573

Quando il marchio sia costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia, o da una ditta derivata si presume trasferito insieme all’azienda, anche contro una eventuale disposizione contraria da parte del cedente.

Il marchio è un bene immateriale e come tale rientra, insieme con tutti gli altri elementi dell’azienda, nella cessione di azienda.

L’art.2573 , c.2, riconosce, in forma indiretta, la necessità del consenso del titolare del marchio, quando questo sia formato da una ditta originaria, al passaggio del marchio insieme con l’azienda.

Parallelamente all’art. 2565 sul trasferimento della ditta anche qui vi è la necessità di tutelare l’interesse morale dell’alienante concedendogli la facoltà di permettere o meno che il proprio nome patronimico continui a figurare sul marchio dell’azienda.

Non si deve, però, credere che il cedente, escludendo dalla cessione il marchio, lo possa trattenere presso di sé utilizzandolo successivamente. Infatti, come il marchio non può essere alienato separatamente dall’azienda così l’azienda non può essere alienata separatamente dal marchio, riservandosene l’utilizzazione.

Tuttavia vi è una sola ipotesi in cui l’alienante non solo può, ma anzi deve trattenere presso di sé il marchio: quando il contratto di cessione d’azienda non comprenda nel trasferimento un ramo dell’azienda stessa, in questo caso il marchio relativo al ramo non dovrà essere trasferito.

Sorte dei marchi nelle divisioni di azienda

Se un complesso aziendale viene diviso fra più coeredi oppure ripartito fra soci di una disciolta società si presenta il problema della sorte del marchio.

Il marchio, essendo un bene immateriale, sarà indivisibile. Sola possibilità potrebbe essere la divisione del marchio per zone territoriali ma questo osta con il principio che il marchio brevettato è tutelato sull’intero territorio dello Stato.

Scartata la divisione non rimane altro che la possibilità di costituire una comunione sul diritto al marchio fra gli ex-soci o i coeredi. Non mancano sentenze che hanno accolto positivamente queste possibilità, ma la dottrina ha sottolineato gli inconvenienti pratici derivanti dalla comunione del marchio, come il frammischiarsi sotto lo stesso marchio di prodotti scadenti a prodotti pregevoli con il conseguente disorientamento del pubblico.

Anche sotto il profilo teorico la possibilità di questa ipotesi sembra smentita dall’art. 1 l.m. che prevede una brevettazione collettiva solo per i contitolari di un esercizio comune o di un esercizio collegato. In base a queste promesse si può escludere la titolarità in comunione dei marchi della vecchia azienda.

In pratica si possono presentare due casi particolari: